沈阳北方交通重工集团有限公司与三一重型装备有限公司侵害实用新型专利权纠纷

西仲云

2024-07-22 17:29:10

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沈阳北方交通重工集团有限公司与三一重型装备有限公司侵害实用新型专利权纠纷二审民事判决书

审理法院：　最高人民法院

案　　号：　（2022）最高法知民终2694号

案　　由：　侵害实用新型专利权纠纷

裁判日期：　2023年03月20日

最高人民法院

民事判决书

（2022）最高法知民终2694号

上诉人（原审被告）：沈阳北方交通重工集团有限公司。住所地：辽宁省沈阳市经济技术开发区中央大街16号。

负责人：李景祥，该公司破产管理人负责人。

委托诉讼代理人：耿红军。

被上诉人（原审原告）：三一重型装备有限公司。住所地：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路25号。

法定代表人：戚建，该公司董事长。

委托诉讼代理人：尚志峰，北京友联知识产权代理事务所专利代理师。

委托诉讼代理人：汪海屏，北京友联知识产权代理事务所专利代理师。

上诉人沈阳北方交通重工集团有限公司（以下简称沈阳重工公司）因与被上诉人三一重型装备有限公司（以下简称三一重装公司）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服北京知识产权法院于2020年9月28日作出的（2018）京73民初715号民事判决，向本院提起上诉。本院于2022年12月7日立案后，依法组成合议庭，并于2023年2月3日询问当事人，上诉人沈阳重工公司管理人的委托诉讼代理人耿红军，被上诉人三一重装公司的委托诉讼代理人尚志峰、汪海屏到庭参加询问。本案现已审理终结。

沈阳重工公司上诉请求：撤销原审判决，发回重审或依法改判驳回三一重装公司的全部诉讼请求；本案一、二审案件受理费由三一重装公司负担。事实和理由：（一）原审法院认定沈阳重工公司存在制造、许诺销售被诉侵权产品的行为没有事实依据。沈阳重工公司在北京市高级人民法院（2016）京民终159号民事判决（以下简称159号判决）生效后没有再生产和销售被诉侵权产品，仅仅在展会上作宣传，不构成许诺销售。（二）原审法院认定赔偿损失的具体数额没有事实和法律依据。

三一重装公司辩称：（一）原审法院关于侵权行为的认定事实清楚。沈阳重工公司在展会上展出被诉侵权产品的行为，已构成制造和许诺销售。2014年，三一重装公司以沈阳重工公司制造、销售、许诺销售的掘进机涉嫌侵害专利号为20092001××××.8、名称为“一种掘进机截割部”的实用新型专利（以下简称涉案专利）权为由向北京市第三中级人民法院提起诉讼，该院于2016年作出判决，判令沈阳重工公司立即停止侵权行为。2017年，三一重装公司在中国国际展览中心（新馆）举办的展会上再次发现沈阳重工公司展出的掘进机侵害三一重装公司的涉案专利权。2017年10月26日，三一重装公司申请北京市龙诚公证处对沈阳重工公司展出的设备进行证据保全。沈阳重工公司在利益驱使下，继续制造、销售和许诺销售被诉侵权产品，属于重复侵权。（二）原审判决关于赔偿损失具体数额的认定事实清楚，请求予以维持。

三一重装公司向原审法院提起诉讼，原审法院于2018年6月22日立案受理，三一重装公司起诉请求判令沈阳重工公司：1.立即停止包括制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的侵权行为；2.赔偿三一重装公司经济损失200万元；3.赔偿三一重装公司为制止侵权的合理费用共计10万元；4.负担本案诉讼费用。

沈阳重工公司原审辩称，三一重装公司主张的侵权事实不成立，沈阳重工公司只有宣传行为，没有制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为。三一重装公司的主张没有事实和法律依据，请求驳回其全部诉讼请求，并负担本案的诉讼费用。

原审法院认定事实：

涉案专利申请日为2009年5月6日，授权公告日为2010年2月10日，专利权人为三一重装公司。根据涉案专利的专利登记簿副本附页所显示的信息，第10年度年费已缴纳，故其有效期至2019年5月5日。

2017年10月26日，三一重装公司的委托代理人郑仰东前往中国国际展览中心（新馆），在此处举办的第十七届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会上，郑仰东来到沈阳重工公司搭建的E1305号展台，拍摄了展台以及产品型号为“EBZ160DE掘进机”的照片并取得了沈阳重工公司的宣传册一份。在被诉侵权产品的照片上标注有“EBZ160DE掘进机；北方交通；感谢山能集团惠购”字样，被诉侵权产品的标牌上注明了“EBZ160DE”。北京市龙诚公证处指派的公证员对上述行为进行公证拍照，制作了（2017）京龙诚内经字第247号公证书。沈阳重工公司对上述公证书及照片的真实性没有异议，但认为从照片上无法对应唯一的产品型号，而且只是宣传使用，并非是许诺销售和销售。对此，三一重装公司则认为，从其证据第47、48页的照片看可以印证被诉侵权产品型号为“EBZ160DE”无误。

此外，三一重装公司还提交了沈阳重工公司官方网页（×××.ｃｏｍ）以及第三方工程机械电商网沈阳重工公司网店网页的打印件以证明沈阳重工公司存在许诺销售和销售的侵权行为。沈阳重工公司对这两份证据的真实性和关联性均有异议，认为两份证据均为复印件，证据形式不合法，退一步说，即便是来源于网络，也只能说明沈阳重工公司对自己的产品进行了宣传，而不能证明销售和许诺销售了被诉侵权产品。

原审庭审中，三一重装公司明确其主张的被诉侵权产品型号为EBZ160DE，并确认其主张的保护范围为涉案专利的权利要求1。原审法院主持各方对被诉侵权产品截割部的照片与涉案专利权利要求1记载的技术特征进行了比对。从被诉侵权产品的照片可以看出其截割部包括如下技术特征：设有截割头、伸缩部、截割减速机，伸缩部一端安装截割头，另一端与截割减速机相连，截割减速机两侧分别水平布置有伸缩油缸，每个伸缩油缸一端与伸缩部连接，另一端与截割部外部壳体连接。截割部的伸缩油缸一端与伸缩部连接，另一端与截割减速机相连。沈阳重工公司对三一重装公司上述关于截割头、截割臂、传动部等技术特征与照片中被诉侵权产品截割部各部件之间的对应性陈述没有异议。

三一重装公司主张赔偿的依据为159号判决的相关认定，不对应具体的计算方式，请求法院酌情予以支持。沈阳重工公司主张其在本案起诉前已经进入破产重整程序，是不允许生产销售的，不认可有实际生产和销售行为，只是在展会上做宣传，因此三一重装公司提出的赔偿也没有依据。此外，关于被诉侵权产品的售价，三一重装公司主张每台几百万元，沈阳重工公司抗辩每台1**万元是销售价格的上限，但均未提供证据予以证明。三一重装公司为证明诉讼合理支出，提交差旅费、公证费、代理费发票等票据，其中，公证费发票号为№07758068，金额为3520元，北京友联知识产权代理事务所开具的代理费发票号为№11287806，金额为80000元。沈阳重工公司对合理支出相关证据的真实性、合法性无异议。

原审另查明，2014年2月25日，三一重装公司的授权代理人朱黎光与陕西省神木县公证处的公证人员及在场人袁磊来到陕西省神木县××镇××村刘家峁煤矿井下，对井下的一台ＥＢＺ1**掘进机的现状进行拍摄并当场制作了《现场记录》。2014年2月28日，三一重装公司的授权代理人朱黎光、蒋卫卫与陕西省神木县公证处的公证人员及在场人杨文宇来到陕西省神木县××镇××村××号，对ＥＢＺ160掘进机装配图册和ＥＢＺ160悬臂式掘进机使用说明书进行了拍摄并当场制作了《现场记录》。2014年3月27日，三一重装公司的授权代理人朱黎光、蒋卫卫与陕西省神木县公证处的公证人员及在场人杨文宇来到陕西省神木县××镇××村××号房屋，对北方交通投标文件正本（项目名称：浙江中宇实业有限公司EBZ160掘进机进行招标采购、项目编号：ZJZY-001投标文件、投标人重矿机械公司、地址：沈阳市经济技术开发区中央大街16号二○一三年六月）内的部分内容进行拍摄并当场制作了《现场记录》。陕西省神木县公证处对上述过程进行了公证，并出具了（2014）神证民字第133号公证书。该公证书已在159号判决中被采纳。

原审法院认为：《中华人民共和国专利法》（2008年修正）第十一条规定，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。涉案专利在本案被诉侵权行为发生期间合法有效，应受法律保护。

关于被诉侵权产品是否落入涉案专利权利要求1的保护范围。对于三一重装公司提供的被诉侵权产品参展的公证书及其所附照片，沈阳重工公司对于真实性无异议，予以采纳。根据159号判决认定内容以及在案证据，结合当事人陈述可知，涉案专利为掘进机截割部，被诉侵权产品为含有截割部的掘进机。其中，将涉案专利权利要求1全部必要技术特征与被诉侵权产品的截割部相比：涉案专利的截割头、截割臂、传动部、双伸缩油缸与被诉侵权产品截割部的截割头、伸缩部、减速机、双伸缩油缸之位置、整体结构和各部件连接方式均可一一对应。沈阳重工公司当庭对侵权比对并未提出异议，原审法院对上述比对予以确认，被诉侵权产品的截割部包括了涉案专利权利要求1的全部技术特征，落入了权利要求1的保护范围，构成了对涉案专利权的侵害。

关于侵权行为的认定及侵权责任的承担。三一重装公司主张沈阳重工公司未经涉案专利权人许可，擅自制造、销售和许诺销售被诉侵权产品。结合本案在案证据，原审法院认为沈阳重工公司在展会上展出的被诉侵权产品型号能够与三一重装公司主张的产品型号唯一对应，该行为已构成许诺销售和制造，沈阳重工公司虽然主张其进入破产重整程序后没有再进行生产和销售，但未提供任何证据证明，故对沈阳重工公司的相关抗辩不予采纳。（2014）神证民字第133号公证书已被159号判决采纳，且发生在原审起诉之前，不属于原审的侵权认定范围。（2017）京龙诚内经字第247号公证书所附照片上显示“山能集团惠购”字样，无相应的销售合同或实际履约凭证予以佐证，无法确认销售行为的真实性，故在案证据无法证明沈阳重工公司存在销售被诉侵权产品的侵权行为。三一重装公司提交的网页截屏因真实性存疑无法确认，不予采纳。因此，原审法院认为沈阳重工公司在本案中存在制造、许诺销售被诉侵权产品的侵权行为，而且在159号判决作出后，再次侵害了涉案专利权，具有重复侵权的情节，在损害赔偿数额的确定时应一并考虑。关于损失具体数额的确定问题。从三一重装公司提交的证据来看，无法确定其因被侵权所受到实际损失的具体数额和被诉侵权产品的销售情况，亦没有涉案专利的许可使用费可供参照。本案中，涉案专利所涉及的截割部仅为掘进机的一部分，虽然其所带来的技术进步是消费者购买该类型掘进机的重要考量因素，但其所起作用在该产品利益的计算中也并非占据全部比例。由于三一重装公司在本案中并未提出具体的损害赔偿的计算依据并请求法院酌定，故对于本案的经济赔偿数额，原审法院将参照专利权类型、侵权情节、性质及主观过错程度、双方陈述的被诉侵权产品的参考价格、重复侵权的情节、发明创造在整个被诉侵权产品价值中所占比重等因素酌定支持三一重装公司的部分诉讼请求。对于三一重装公司主张的诉讼合理支出，原审法院经审查后认为公证费用合理，予以支持。差旅费等因无法显示与本案的唯一对应关系，故不再予以支持。代理费因未提供相应的委托代理合同及实际支付凭证，原审法院基于本案的难易程度以及代理工作的实际投入等因素，根据合理性、相关性、必要性原则酌情予以支持。

原审法院依照《中华人民共和国专利法》（2008年修正）第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条之规定，判决：一、沈阳北方交通重工集团有限公司于判决生效之日起立即停止制造、许诺销售侵害三一重型装备有限公司专利号为20092001××××.8、名称为“一种掘进机截割部”的实用新型专利权的产品；二、沈阳北方交通重工集团有限公司于判决生效之日起十日内，赔偿三一重型装备有限公司经济损失450000元以及合理诉讼支出53520元；三、驳回三一重型装备有限公司的其他诉讼请求。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》（2017年修正）第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费23600元，由三一重型装备有限公司负担10000元，由沈阳北方交通重工集团有限公司负担13600元。

本院二审期间，三一重装公司为证明沈阳重工公司的被诉侵权行为系重复侵权及其获利情况，提交以下证据：

1.159号判决、《煤炭工业机械制造年报》，159号判决拟证明沈阳重工公司系重复侵权，《煤炭工业机械制造年报》拟证明沈阳重工公司生产挖掘机的产量、总产值、产品销售额、销售利润及利润率等。

2.《EBZ160掘进机投标文件》，拟证明沈阳北方重矿机械有限公司EBZ160挖掘机的报价、截割部的价值、销售额。

沈阳重工公司的质证意见为：证据1中的159号判决及《煤炭工业机械制造年报》记载的各种数据涉及的生产销售行为均发生在2013年以前，明显早于本案原审诉讼期间。沈阳重工公司早在2017年就进入破产重整程序，并未进行生产和销售。对证据2的真实性、合法性没有异议，对其关联性有异议。该证据的投标时间为2013年，早于沈阳重工公司的破产开始时间和原审诉讼时间，不能证明沈阳重工公司在原审诉讼之前有生产和销售被诉侵权产品的行为，不能实现证明目的，与本案无关。

本院的认证意见为：证据1中的159号判决在原审程序中已提交，不属于二审新证据。证据1中的《煤炭工业机械制造年报》和证据2《EBZ160掘进机投标文件》，因沈阳重工公司对其真实性无异议，本院对其真实性予以确认。

原审法院查明的事实基本属实，本院予以确认。

本院另查明：三一重装公司于2014年以侵害涉案专利权为由将沈阳重工公司、沈阳北方重矿机械有限公司诉至法院，被诉侵权产品的型号分别为EBZ160E、EBZ160S、EBZ260D。经审理，北京市第三中级人民法院作出（2014）三中民初字第08212号民事判决，认为未经三一重装公司的许可，沈阳重工公司许诺销售了侵害涉案专利权的被诉侵权产品EBZ160E,沈阳北方重矿机械有限公司制造、销售了侵害涉案专利权的被诉侵权产品EBZ160E。由查明事实可知，沈阳重工公司、沈阳北方重矿机械有限公司的法定代表人及住所地均相同，两公司属于关联公司，故两公司应当承担停止侵害、连带赔偿损失的民事责任。北京市第三中级人民法院判决：一、自判决生效之日起，沈阳北方交通重工集团有限公司、沈阳北方重矿机械有限公司立即停止侵害涉案专利权的行为；二、自判决生效之日起十五日内，沈阳北方交通重工集团有限公司、沈阳北方重矿机械有限公司连带赔偿三一重型装备有限公司经济损失及合理支出共计450000元；三、驳回三一重型装备有限公司的其他诉讼请求。沈阳重工公司、沈阳北方重矿机械有限公司不服，提起上诉。2016年6月2日，北京市高级人民法院作出159号判决：驳回上诉，维持原判。

再查明，（2017）京龙诚内经字第247号公证书所附照片显示：被诉侵权产品下方置有产品推介展牌，产品简介部分的主要内容为：北方交通EBZ160DE掘进机，EBZ160DE大坡度半煤岩掘进机是我司结合国际先进技术创新研制的三代机，该产品攻破了多项大坡度工况所带来的掘进难题，是具有自主知识产权的新型产品，适用于大坡度煤及半煤岩巷道的掘进。此外，该展牌同时以文字和表格的方式介绍被诉侵权产品的性能优势和各项技术参数。

以上事实，有三一重装公司原审提交的159号判决书和（2017）京龙诚内经字第247号公证书等在案佐证。

本院认为，本案为侵害实用新型专利权纠纷，因被诉侵权行为发生在2009年10月1日以后、2021年6月1日前，故本案应适用2008年修正的专利法。

本案二审争议焦点问题为：（一）沈阳重工公司是否实施了制造、许诺销售被诉侵权产品的侵权行为；（二）原审法院认定的赔偿金额是否有事实及法律依据。

（一）沈阳重工公司是否实施了制造、许诺销售被诉侵权产品的侵权行为

沈阳重工公司在本案中主张其公司进入破产整顿程序，在159号判决后并未进行生产。对此，本院认为，首先，2017年10月沈阳重工公司在参加展会时，产品简介中显示的“北方交通”字样，与该公司字号相同，产品简介中自称该产品系其结合国际先进技术创新研制的三代机，是具有自主知识产权的新型产品。在沈阳重工公司未抗辩展会展示的被诉侵权产品系案外人制造的情况下，原审法院认定沈阳重工公司制造了被诉侵权产品具有事实根据。其次，沈阳重工公司上诉称在159号判决后再没有生产过被诉侵权产品。本案中双方均未举证证明被诉侵权产品的生产时间。从本案与159号案件所涉侵权产品的型号来看，三一重装公司在159号案件中起诉沈阳重工公司的侵权产品型号为EBZ160E、EBZ160S、EBZ260D，该判决最终认定的侵权产品型号为EBZ160E。本案被诉侵权产品型号为EBZ160DE，与159号判决所涉产品型号均不相同。本案被诉侵权产品的制造行为并未在159号判决中予以认定和评价，即使被诉侵权产品系159号判决作出之前制造完成，也不影响本案认定沈阳重工公司侵权行为成立。原审法院认定沈阳重工公司制造了被诉侵权产品，并无不当。

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十八条规定，专利法第十一条、第六十九条所称的许诺销售，是指以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表示。沈阳重工公司称其参加展览只是为了宣传企业，并不构成许诺销售。对此，本院认为，许诺销售行为的认定主要在于行为人是否有销售某种产品的意思表示，该意思表示是否能够为他人所获取或者知晓。沈阳重工公司在展会中公开展示被诉侵权产品，就被诉侵权产品在技术性能上的优势加以推广，使相对方能够意识到可以购买到与展示相同的产品。沈阳重工公司通过展会展示、推广被诉侵权产品的行为具有销售被诉侵权产品的意思表示，构成许诺销售。沈阳重工公司应当承担相应的侵权责任。

（二）原审法院认定的赔偿金额是否有事实及法律依据

专利法第六十五条规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

本案中，根据已查明的事实，三一重装公司因侵权遭受的实际损失和沈阳重工公司的侵权获利均难以确定，原审法院参照涉案专利权类型、侵权情节、性质及主观过错程度、双方陈述的被诉侵权产品的参考价格、沈阳重工公司重复侵权的情节、发明创造在整个被诉侵权产品价值中所占比重等因素酌定赔偿数额为450000元，并无不当。本案着重考虑的是，2016年6月，沈阳重工公司因侵害涉案专利权被人民法院判决停止侵权并赔偿损失后，于2017年10月再次对涉案专利实施侵权行为，主观过错明显，情节严重。沈阳重工公司上诉称原审法院认定侵权赔偿数额缺乏事实和法律依据，理由不能成立，本院不予支持。

此外，因涉案专利有效期至2019年5月5日已届满，原审法院于2020年9月28日判决沈阳重工公司停止被诉侵权行为已不具有事实基础，本院依法予以纠正。

综上，沈阳重工公司的上诉请求不能成立，本院不予支持。原审判决沈阳重工公司停止制造、许诺销售侵害涉案专利权产品的行为，缺乏事实基础，应予纠正。依照《中华人民共和国专利法》（2008年修正）第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、维持北京知识产权法院（2018）京73民初715号民事判决第二项，即“沈阳北方交通重工集团有限公司于判决生效之日起十日内，赔偿三一重型装备有限公司经济损失450000元以及合理诉讼支出53520元”；

二、撤销北京知识产权法院（2018）京73民初715号民事判决第一项、第三项；

三、驳回三一重型装备有限公司的其他诉讼请求。

如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费23600元，由三一重型装备有限公司负担10000元，沈阳北方交通重工集团有限公司负担13600元。二审案件受理费8836元，由沈阳北方交通重工集团有限公司负担。

本判决为终审判决。

审判长　刘晓梅

审判员　焦新慧

审判员　刘　鹏

二〇二三年三月二十日

法官助理　冯　晶

书记员　孙静仪

书记员　解进峰

裁判要点

案号

（2022）最高法知民终2694号

案由

侵害实用新型专利权纠纷

合议庭

审判长：刘晓梅

审判员：焦新慧、刘鹏

法官助理：冯晶

书记员：孙静仪、解进峰

裁判日期

2023年3月20日

关键词

实用新型专利；侵权；制造；许诺销售；赔偿数额

当事人

上诉人（原审被告）：沈阳北方交通重工集团有限公司；

被上诉人（原审原告）：三一重型装备有限公司。

裁判结果

二、撤销北京知识产权法院（2018）京73民初715号民事判决第一项、第三项；

三、驳回三一重型装备有限公司的其他诉讼请求。

原判决主文：一、沈阳北方交通重工集团有限公司于判决生效之日起立即停止制造、许诺销售侵害三一重型装备有限公司专利号为20092001××××.8、名称为“一种掘进机截割部”的实用新型专利权的产品；二、沈阳北方交通重工集团有限公司于原审判决生效之日起十日内，赔偿三一重型装备有限公司经济损失450000元以及合理诉讼支出53520元；三、驳回三一重型装备有限公司的其他诉讼请求。